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Brexit e Marchi – Che Cosa Dovete Sapere, Quando Mancano Solo Quattro Mesi

Punti Salienti – Marchi

Vi sono due potenziali scenari e nel seguito verranno evidenziati i fatti e le date importanti in entrambi i casi, essendo incerto se l’Accordo per il Recesso possa essere finalizzato

  • Qualora venga raggiunto un accordo, è previsto un periodo transitorio e lo status quo verrà probabilmente mantenuto fino al 31 dicembre 2020;
  • Successivamente, oppure in caso di Brexit senza accordo il 29 marzo 2019, le Domande/Registrazioni di Marchi EU non comprenderanno più il Regno Unito;
  • Le domande/registrazioni nazionali britanniche di marchi rimarranno invariate.

Occorre ridepositare nel Regno Unito i marchi attualmente coperti solo dalla registrazione UE?

  • Il Governo britannico ha emesso formalmente un avviso tecnico in cui spiega che i titolari di marchi UE non perderanno i loro diritti;
  • L’Accordo per il Recesso afferma che verranno create registrazioni equivalenti britanniche “clonate”, che rispecchiano le registrazioni di marchio UE esistenti, conservando le date di deposito, di registrazione e di rinnovo e le date di priorità o le rivendicazioni di preesistenza relative al Regno Unito;
  • L’Ufficio della Proprietà Intellettuale Britannico invierà automaticamente e gratuitamente la comunicazione dei nuovi dati di registrazione;
  • L’avviso tecnico afferma che questo avverrà indipendentemente dal raggiungimento o meno di un Accordo per il Recesso;
  • Per le domande di marchio, invece, non è prevista la creazione automatica di registrazioni britanniche “clonate” – i titolari di domande di marchio UE avranno nove mesi di tempo per effettuare a proprie spese il rideposito in UK, conformemente alla legislazione nazionale, e mantenere la data di deposito UE; in questi casi non verrà inviata alcuna notifica ufficiale.

Problemi

  • Le domande di marchio UE depositate ora potrebbero non essere registrate entro il 29 marzo 2019 nel caso in cui non venga raggiunto un accordo ma neanche entro il 31 dicembre 2020 (la fine proposta del periodo di transizione secondo l’attuale Accordo di Recesso) se viene sollevata opposizione;
  • In caso di Brexit senza accordo, è probabile che l’Ufficio della Proprietà Intellettuale Britannico crei i diritti “clonati” dopo l’evento anziché prima (la proposta attuale prevede che le registrazioni “clonate” siano create nel periodo di transizione) e questo potrebbe generare incertezza nel periodo transitorio nel caso sia necessario far valere in giudizio i diritti nel Regno Unito.

Raccomandazioni

  • Mentre non è consigliabile ridepositare i marchi già coperti da registrazioni di marchi UE esistenti, è consigliato depositare nuovi marchi sia come domande di marchi UE sia come domande di marchi britannici, nel caso in cui si supponga che una domanda di marchio UE non venga registrata entro la data di uscita del Regno Unito (supponendo che il Regno Unito sia di interesse e tenendo presente che la priorità in virtù della Convenzione di Parigi potrebbe essere rivendicata nel periodo di sei mesi dopo il deposito della domanda UE);
  • Se un marchio oggetto di una registrazione UE non è in uso nel Regno Unito e ha più di cinque anni, la registrazione “clonata” potrebbe diventare vulnerabile a una cancellazione per non uso dopo la creazione. I titolari di marchi UE dovrebbero verificare l’uso dei marchi oggetto delle registrazioni britanniche “clonate” per valutare se siano vulnerabili a un attacco per non uso e in caso affermativo, se il Regno Unito rimane di interesse, considerare il deposito di domande di marchi nazionali britannici.