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Linee Guida aggiornate per l’esame all’EPO

Prima della loro entrata in vigore il 1 marzo 2021, l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha pubblicato una bozza della versione aggiornata delle Linee Guida per l’esame qui disponibile. Con queste modifiche alle Linee Guida, l’EPO sta cercando di allineare le Linee Guida con la giurisprudenza più recente delle Commissioni di Ricorso.

Una modifica alle Linee Guida di rilevanza significativa per tutti i Richiedenti riguarda la necessità di modificare la descrizione di una domanda di brevetto per allinearla alle rivendicazioni. Sebbene sia sempre stato necessario evitare incongruenze tra le rivendicazioni e la descrizione, l’EPO ha aggiunto ulteriori requisiti alle Linee Guida in questo aggiornamento di marzo.

Dal 1 marzo 2021, le Linee Guida nella Parte F, Capitolo IV, 4.3 (iii) indicheranno:

‘Le forme di realizzazione nella descrizione che non sono più coperte dalle rivendicazioni indipendenti devono essere eliminate (ad esempio se la descrizione comprende un’alternativa per almeno una caratteristica che non è più coperta dalle rivendicazioni modificate) a meno che queste forme di realizzazione possano essere ragionevolmente considerate utili per evidenziare aspetti specifici delle rivendicazioni modificate. In tal caso, il fatto che una forma di realizzazione non sia coperta dalle rivendicazioni deve essere chiaramente indicato (T 1808/06). ”

Pertanto, dove una forma di realizzazione inclusa nella descrizione non rientra nell’ambito delle rivendicazioni, le Linee Guida ora affermano che tali forme di realizzazione dovrebbero essere cancellate o “enunciate in modo prominente” come non facenti parte delle rivendicazioni. Tale situazione può verificarsi, ad esempio, quando le rivendicazioni di una domanda di brevetto sono state ridotte di portata durante l’esame.

Le Linee Guida arrivano al punto di suggerire di contrassegnare le forme di realizzazione che non rientrano nell’ambito delle rivendicazioni come “non coperte dall’invenzione rivendicata”. Inoltre, le Linee Guida chiariscono anche che l’uso di formulazioni più generiche che suggeriscono forme di realizzazione all’interno della descrizione ma non l’ambito delle rivendicazioni sono “esempi adatti a comprendere l’invenzione” non sarà accettabile, a meno che non sia accompagnato da un’indicazione di esattamente quali parti della descrizione non si riferisce più alle rivendicazioni.

Alla luce di queste modifiche alle Linee Guida, i richiedenti potrebbero dover rivedere accuratamente la descrizione di una domanda prima della concessione del brevetto. Questo cambiamento nella procedura pone un onere aggiuntivo sui richiedenti che devono prestare un’attenta considerazione a qualsiasi modifica, soprattutto perché la rimozione di forme di realizzazione dalla descrizione può limitare l’interpretazione dell’ambito delle rivendicazioni come concesse.

Di particolare interesse saranno quelle forme di realizzazione che, pur non rientrando nella portata letterale delle rivendicazioni, potrebbero essere considerate come una violazione della rivendicazione per “equivalente”. Laddove le forme di realizzazione sono contrassegnate come “non coperte dall’invenzione rivendicata” nella descrizione, sarebbe difficile sostenere che possano violare gli equivalenti nelle controversie successive.

Infine, la parte H, capitolo V, 2.7, delle Linee Guida aggiornate afferma ora che se “il richiedente non modifica la descrizione come richiesto nonostante gli sia stato chiesto di farlo, l’azione successiva della divisione esaminatrice sarà quella di emettere convocazione all’udienza orale”. Pertanto, la convocazione a udienze orali può diventare più comune se gli esaminatori non sono soddisfatti della modifica della descrizione da parte di un richiedente, soprattutto perché gli esaminatori hanno ora la comodità di convocare tali udienze orali tramite videoconferenza.

In caso di domande relative a queste modifiche alle linee guida EPO, contattare:

Marina Mauro

Dott.ssa Marina Mauro
E-mail: marina.mauro@murgitroyd.com