Développement d’une stratégie et d’un portefeuille de propriété intellectuelle à l’échelle mondiale : premières étapes

La propriété intellectuelle (PI) est immatérielle, mais elle peut constituer l’actif le plus précieux de votre organisation. #

Toutefois, les droits de propriété intellectuelle sont territoriaux. Un brevet ou un enregistrement de marque dans un pays ne garantit pas automatiquement une protection dans un autre. Un portefeuille mondial bien géré et coordonné renforce la valeur commerciale de votre entreprise, réduit les risques juridiques et consolide votre position auprès d’investisseurs potentiels. Pour les start-up ou les PME en phase d’expansion internationale, il peut être difficile de savoir par où commencer pour protéger brevets, marques, dessins et modèles et autres droits de propriété intellectuelle.

Dans cet article… #

1. L’audit de propriété intellectuelle
2. La priorisation des marchés
3. Les fondamentaux des dépôts internationaux de propriété intellectuelle
4. Les délais, la coordination et les bonnes pratiques

L’audit de propriété intellectuelle : une étape stratégique initiale #

La protection internationale peut s’avérer coûteuse ; il est donc essentiel d’identifier précisément ce que vous souhaitez protéger. Cette démarche commence par un audit de propriété intellectuelle, à savoir un examen systématique et un inventaire de vos actifs de propriété intellectuelle. Le périmètre d’un audit de PI peut varier considérablement selon la taille de l’organisation. Pour de nombreuses start‑up, il peut être simple et rapide à mettre en œuvre. Pour des entreprises établies, il peut constituer un projet à part entière.

Le processus consiste à identifier et évaluer l’ensemble des droits de propriété intellectuelle pertinents pour votre organisation. L’audit vous offre ainsi une vision claire de la valeur, du statut et des risques associés à votre propriété intellectuelle. 

Les principaux types de propriété intellectuelle comprennent les brevets (inventions et procédés nouveaux), les marques (noms de marque, logos et slogans), les droits d’auteur (œuvres originales) et les secrets des affaires (informations commerciales confidentielles). L’audit permet d’orienter les décisions quant aux actifs à protéger. Dès lors que la protection engendre des coûts, leur valeur commerciale doit le justifier.

Dans le cadre de ce processus d’audit, la titularité de chaque actif doit être clairement établie. La formalisation de la propriété revêt une importance particulière pour les start up et les PME, qui ne disposent pas toujours d’une politique de propriété intellectuelle ni de clauses relatives à la PI dans les contrats de travail.

Cela s’explique par le fait que les droits de propriété intellectuelle doivent être transférés avant toute démarche de protection à l’échelle internationale. Cette formalisation garantit que les droits de PI créés par les fondateurs, les salariés et les prestataires sont bien attribués à l’entreprise.
 

Hiérarchisation des marchés : opportunité, risque et nécessité #

Une fois que vous avez identifié les actifs à protéger, vous pouvez déterminer dans quels territoires assurer leur protection. Concentrez-vous sur les marchés les plus pertinents pour votre activité aujourd’hui ou à court terme. Votre cadre de sélection doit trouver un équilibre entre les trois éléments suivants :

• Nécessité : la première étape consiste à sécuriser des droits dans votre pays d’origine (« dépôt prioritaire »). Cela permet d’établir votre date de priorité juridique.
   
• Opportunité : privilégiez les pays offrant le plus fort potentiel commercial et ceux dans lesquels vous prévoyez de générer le plus de revenus, notamment ceux où vous êtes déjà présent. En déposant dans les territoires où vous opérez, ainsi que dans ceux clés pour attirer des investisseurs ou des partenaires de licence, vous pérennisez la valeur de votre marque.
   
• Risque : protégez votre propriété intellectuelle dans les territoires où le risque de contrefaçon est le plus élevé. Les chaînes d’approvisionnement constituent également un facteur de risque essentiel : il est important de déposer dans les zones où vous, vos fournisseurs ou vos concurrents produisent actuellement. Cela permet d’empêcher des tiers de reproduire légalement vos innovations
   

Grille d’évaluation des marchés #

Un système de notation simple constitue un outil pratique pour comparer les marchés potentiels.

Il peut s’agir de répertorier l’ensemble des marchés présentant un intérêt pour votre activité (tels que la France, le Royaume Uni, les États Unis, la Chine ou l’Allemagne) et de leur attribuer une note de 1 à 10 selon des critères pertinents pour votre entreprise. Des exemples courants incluent le potentiel de vente, l’environnement concurrentiel, les chaînes d’approvisionnement, les risques liés à la production, le coût des dépôts et la capacité à faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

Si certains critères ont plus d’importance, leur attribuer une pondération vous permettra d’établir une hiérarchisation claire des territoires dans lesquels il convient d’assurer une protection.

Une fois les territoires de dépôt identifiés, il est recommandé de se faire accompagner afin de sélectionner les voies de dépôt les plus adaptées — généralement des systèmes  régionaux tels que le PCT pour les brevets et le système de Madrid pour les marques. En Europe, cela peut également inclure le brevet unitaire, qui permet de faire valoir un droit de brevet unique dans plusieurs États membres de l’UE.

Le recours à ces systèmes permet de différer les coûts et de vous laisser le temps de déterminer les marchés les plus porteurs.

Les fondamentaux des dépôts internationaux de propriété intellectuelle #

Pour obtenir une protection à l’international, il est nécessaire de déposer et d’obtenir des droits de propriété intellectuelle dans les pays et régions où vous souhaitez vous développer. Deux approches principales s’offrent à vous : procéder à des dépôts directs dans chaque pays ou recourir à des systèmes régionaux centralisés.

Dépôt direct #

Également appelée voie de la Convention de Paris, cette approche consiste à déposer votre demande directement auprès de chaque office national de propriété intellectuelle dans les territoires où vous souhaitez obtenir une protection.

Cette méthode permet de revendiquer un « droit de priorité ». Concrètement, les demandes ultérieures déposées dans d’autres pays membres de la Convention de Paris, si elles sont effectuées dans un certain délai, seront considérées comme ayant été déposées à la même date que votre première demande (la « date de priorité »). Ce délai est d’environ 12 mois pour les brevets et les dessins et modèles, et de 6 mois pour les marques.

Le dépôt direct peut s’avérer coûteux et administrativement complexe. Toutefois, si vous devez obtenir rapidement une protection dans un nombre limité de territoires, il peut constituer un choix stratégique approprié.

Systèmes régionaux #

Les systèmes centralisés permettent de déposer une demande unique, qui pourra ensuite être étendue à plusieurs territoires. Cette approche simplifie et rationalise l’ensemble du processus. Deux systèmes régionaux majeurs doivent être pris en considération : le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) pour les brevets et le système de Madrid pour les marques.

Dans le cadre du recours à ces systèmes, une approche stratégique est essentielle. La manière dont un brevet est rédigé ou le choix des classes de marques a un impact déterminant sur la solidité de vos droits de propriété intellectuelle. L’intervention d’un Conseil expérimenté en propriété intellectuelle permet ici de s’assurer que les décisions prises s’inscrivent dans une stratégie globale, et ne se limitent pas au simple respect des exigences formelles.

Pour les brevets : le Traité de coopération en matière de brevets #

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est un traité international conclu en 1970 et qui compte aujourd’hui 158 États contractants. Pour y recourir, vous déposez une demande unique auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), une agence des Nations Unies et l’autorité centrale en matière de propriété intellectuelle à l’échelle mondiale, idéalement avec l’accompagnement d’un Conseil expérimenté en propriété intellectuelle.

Une demande PCT ne conduit pas, en elle-même, à la délivrance d’un brevet, mais elle réserve le droit de le poursuivre dans l’ensemble des territoires participants pendant une période de 30 ou 31 mois à compter de votre date de priorité. Elle constitue ainsi un outil stratégique utile pour différer les coûts, sécuriser des financements et évaluer les marchés les plus attractifs avant de s’engager dans des dépôts nationaux directs. Elle offre également la possibilité d’apprécier la viabilité commerciale de votre propriété intellectuelle.

Pour qu’un brevet soit délivré, il reste toutefois nécessaire d’entrer en phase nationale (ou régionale). Cette étape implique que les offices nationaux ou régionaux compétents examinent la demande au regard de leur propre législation et décident de l’octroi de la protection.

Pour une protection par brevet à l’échelle de l’UE : le brevet unitaire #

Le brevet unitaire a été introduit en juin 2023. Il offre une protection uniforme dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne participants, sans nécessiter de validations distinctes dans plusieurs pays.

Le brevet unitaire confère un droit unique, assorti d’une redevance annuelle unique payable auprès de l’Office européen des brevets. Ce droit peut être exercé devant la Juridiction unifiée du brevet (JUB), dont les décisions s’imposent dans l’ensemble des États membres participants.

For trade marks: the Madrid System #

Le système de Madrid est le système international d’enregistrement des marques administré par l’OMPI. Il permet de solliciter une protection dans tout ou partie de ses 115 membres (couvrant 131 pays) au moyen d’une demande unique. Pour y recourir, vous devez disposer d’une demande ou d’un enregistrement de marque de base auprès de l’office de propriété intellectuelle d’un membre du système de Madrid avant de déposer votre demande. Une fois déposée, la demande est examinée par l’office de propriété intellectuelle désigné dans chaque pays cible, conformément à sa législation nationale. Elle peut être acceptée ou refusée, généralement dans un délai de 12 à 18 mois.

Le système de Madrid centralise et simplifie la gestion de vos marques, notamment pour les dépôts et les renouvellements. Toutefois, comme pour le PCT, la décision finale d’accorder la protection demeure territoriale et relève de chaque office national ou régional de propriété intellectuelle.

Qu’en est il des secrets des affaires ? #

Les brevets sont rendus publics 18 mois après leur dépôt. À l’inverse, les secrets des affaires peuvent bénéficier d’une confidentialité potentiellement illimitée. Ils peuvent être essentiels si vous souhaitez protéger des informations commerciales confidentielles procurant un avantage concurrentiel — par exemple des procédés de fabrication exclusifs, des listes de clients ou des formules non divulguées.

La protection des secrets des affaires repose sur des mesures internes et nécessite la mise en œuvre de dispositions raisonnables pour en préserver la confidentialité, telles que l’utilisation rigoureuse d’accords de confidentialité, des contrôles d’accès définis et des contrats clairs pour les salariés et les prestataires. Il n’existe pas de procédure d’enregistrement formelle. L’existence d’un secret des affaires est appréciée par les tribunaux en cas d’action pour appropriation illicite. Ceux ci évaluent si l’information avait une valeur commerciale du fait de son caractère secret et si des mesures raisonnables ont été mises en place pour en assurer la confidentialité.

Délais, coordination et bonnes pratiques #

La protection internationale de la propriété intellectuelle exige le respect rigoureux de calendriers stricts ainsi qu’une utilisation stratégique des systèmes internationaux afin de maîtriser les coûts et la complexité.

Calendrier des dépôts de brevets (Traité de coopération en matière de brevets) #

En matière de brevets, le respect des délais est essentiel.

• 0 mois – date de priorité : le jour du dépôt de votre première demande nationale (généralement dans votre pays d’origine) constitue la date de priorité. Il s’agit du point de départ, à partir duquel sont calculés tous les délais ultérieurs.
• 12 mois – délai pour le PCT : pour revendiquer la priorité de votre premier dépôt, vous devez déposer votre demande internationale PCT dans un délai de 12 mois à compter de la date de priorité.
• 18 mois – publication : à ce stade, la demande PCT est publiée par l’OMPI. Il est important d’aligner vos communications commerciales avec cette échéance de publication.
• 30/31 mois – phase nationale ou régionale : à 30 ou 31 mois (selon les pays), vous entrez en phase nationale ou régionale, par exemple en phase régionale auprès de l’Office européen des brevets (OEB) ou en phase nationale auprès de l’Office des brevets et des marques des États Unis (USPTO). L’office compétent examine alors la demande et décide de l’octroi du brevet.

Ce calendrier met en évidence l’intérêt du PCT. Il vous permet de différer les coûts, d’évaluer les marchés, de définir une stratégie commerciale et de sécuriser des financements avant de vous engager dans des dépôts nationaux plus coûteux. En offrant un cadre de dépôt unique et standardisé pour l’ensemble des 158 États contractants, le PCT simplifie et coordonne les exigences formelles et les procédures.

Au cours de la procédure PCT, l’Autorité chargée de la recherche internationale (ISA) établit deux documents :

• le rapport de recherche internationale — une liste des éléments pertinents de l’état de la technique
• l’opinion écrite — une première évaluation, non contraignante, de la brevetabilité

Ces documents fournissent des indications précieuses en amont, que vous pouvez analyser avec vos Conseils avant de décider des marchés à privilégier.

Coordination des marques (système de Madrid) #

Si les brevets reposent fortement sur le respect de délais précis, la gestion des marques s’appuie davantage sur une administration centralisée et un suivi continu. Le système de Madrid permet de déposer une demande internationale unique à partir d’une demande ou d’un enregistrement de marque national ou régional existant. À partir de cette base, vous pouvez désigner les pays membres dans lesquels vous souhaitez obtenir une protection.

Les renouvellements, les changements de titularité et les modifications peuvent être gérés de manière centralisée via ce dépôt unique auprès de l’OMPI, ce qui simplifie l’administration et optimise les coûts. Il convient toutefois de rappeler que chaque office national de propriété intellectuelle des pays désignés conserve le droit d’examiner la demande et de formuler un refus, notamment en cas de conflit avec des marques antérieures ou en application de règles locales.

Bonnes pratiques pour les dépôts internationaux #

Si vous débutez en matière de protection internationale de la propriété intellectuelle, que ce soit pour les brevets ou les marques, les principes suivants sont essentiels :

• Formaliser la titularité : les fondateurs, les salariés et les prestataires doivent tous signer des contrats juridiquement solides prévoyant expressément la cession des droits de propriété intellectuelle à l’entreprise. Cette titularité claire est indispensable avant d’envisager une protection à l’étranger.
   
• Choisir des Conseils locaux : pour les brevets, il est recommandé de recourir à un Conseil disposant de bureaux dans le pays où vous entrez en phase nationale. Pour les marques, il est également nécessaire de s’appuyer sur un Conseil établi dans le pays où d’éventuels refus pourraient être émis.
   
• Garantir la qualité des traductions : les dépôts à l’étranger nécessitent souvent des traductions dans la langue locale, réalisées par des traducteurs spécialisés en brevets maîtrisant la terminologie propre à la propriété intellectuelle. La traduction constitue un point de vigilance majeur, en particulier pour les brevets et plus spécifiquement pour les revendications qui sont d’ordre technique.
   
• Gérer les risques : la mise en place de mesures de confidentialité rigoureuses, telles que l’utilisation d’accords de confidentialité, permet de protéger les informations sensibles. Le risque de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers doit également être pris en compte ; il est donc important de mettre en place des politiques et des procédures de vérification en matière de PI.
   

Une fois votre portefeuille de propriété intellectuelle établi, une veille active des marchés est essentielle pour détecter les éventuelles atteintes. Des audits de PI réguliers permettent également de réévaluer votre portefeuille et, le cas échéant, d’envisager une extension vers d’autres marchés à fort potentiel commercial.

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